특허 전용실시권은 특허권자가 특정인에게 해당 발명을 배타적으로 실시할 수 있는 권리를 부여하는 제도로, 기술이전과 사업화 전략에서 핵심적인 역할을 합니다. 이 글은 계약조항 중심으로 전용실시권의 권리범위와 대상, 독점권 및 실무적 유의사항(실무팁)을 중심으로 설명하며, 실무자가 계약 초안 검토·협상·이행 단계에서 바로 활용할 수 있는 실전적 조언을 제공합니다. 주요 쟁점과 권리 보호 방법, 침해·분쟁 대응 방안도 함께 다룹니다.
1. 계약조항: 전용실시권 계약에 반드시 포함돼야 할 조항
전용실시권 계약조항 작성 시 가장 먼저 확인해야 할 것은 권리범위와 대상입니다. 계약서에는 대상 특허(출원번호·등록번호·명세서 요지)를 명확히 기재하고, 실시 가능한 권리범위를 청구항 기준으로 정의해야 합니다. 실시범위를 기술·제품·방법·용도 등으로 구체화하고, 권리범위가 모호할 경우 분쟁의 소지가 크므로 예시(제품 사양, 적용 산업 분야, 금지되는 사용례)를 포함하는 것이 안전합니다. 기간 조항은 계약의 효력 발생일과 종료일, 갱신조건(자동갱신 여부 및 갱신 절차)을 명확히 규정해야 하며, 특허 만료 또는 무효화 시 계약 효력의 귀결(계약 자동 종료, 일부 조항의 존속 등)도 명시해야 합니다. 대가 관련 조항은 일시금, 로열티(율 및 계산기준: 매출액, 제품당 단가, 순이익 등), 최소지급액, 정산·회계감사 권한, 지불 주기와 지연이자 등을 상세히 적어야 분쟁을 예방할 수 있습니다. 서브라이선스 허용 여부와 조건(사전동의, 수익 배분, 하위권리자의 의무), 양도 제한, 독점권 유지 관련 조건(특허 유지관리비 납부 책임, 특허무효심판 대응 협력 의무)도 반드시 포함되어야 합니다. 비밀유지, 기술이전 교육·지원 범위, 품질관리·제품규격 준수, 표시·마케팅 권한과 표준 표기 방식 등 상업적 이용을 구체화하는 조항은 계약 이행에 있어 실무상의 마찰을 줄입니다. 분쟁조항은 준거법과 관할법원 혹은 중재 조항, 손해배상 한도, 구제수단(금지명령·현장검사 등)과 긴급 구제 절차를 명확히 하여 분쟁 발생 시 신속히 대응할 수 있게 합니다. 마지막으로 계약의 종료 사유(계약 위반, 파산, 특허 권리 소멸 등)와 종료 후 권리·의무(재고 소진, 기술자료 반환·파기, 미지급 로열티 정산 등)를 규정하여 사후 리스크를 제한해야 합니다.
2. 독점권: 법적효과와 권리범위 설정 시 고려사항
전용실시권은 원칙적으로 해당 특허권자 자신을 포함하여 제3자에게 권리를 배타적으로 부여하는 제도로, 전용실시권자가 아닌 자는 특허권자의 동의 없이 해당발명을 실시할 수 없습니다. 따라서 독점권의 실효성을 확보하려면 먼저 전용실시권 등록(특허청 등록)을 통해 대외적 효력을 확보해야 합니다. 독점범위는 청구항 한정 해석에 기반하므로 계약서에서 '청구항 전체에 대하여 전용적 실시권을 부여한다'와 같은 표현과 함께 특정 실시형태나 제외되는 행위를 명시하는 것이 바람직합니다. 독점권의 지리적 범위(국내·국외), 산업분야의 한정, 적용되는 제품군 또는 프로세스별로 권리를 분할 설정할 수 있으며, 이러한 세부설정은 사업 전략에 따라 협상 가능합니다. 예컨대 특정 시장에 대해서만 전용실시권을 부여하고 타시장에는 통상실시권을 허용하는 방식으로 수익성을 높일 수 있습니다. 독점권 유지에는 특허권료 및 유지비용 부담, 특허 무효화·취소 리스크 관리, 침해 발생 시 권리행사(가처분·금지청구·손해배상 청구) 절차와 비용 분담에 관한 명확한 합의가 필요합니다. 또한 전용실시권자에게도 특허권자의 침해 대응 권한을 주는지 여부(단독으로 소송을 제기할 수 있는 권한, 소송비용 분담 방식)를 계약에 규정하는 것이 중요합니다. 마지막으로 전용실시권과 통상실시권 간 충돌 가능성, 서브라이선스 허용 여부 및 그 범위, 전용실시권자가 특허를 기반으로 추가한 개선발명에 대한 권리 귀속 문제 등은 사전에 분명히 합의해야 추후 분쟁을 예방할 수 있습니다.
3. 실무팁: 협상·검토·사후관리에서 놓치기 쉬운 것
실무 단계에서는 계약 체결 전후로 체계적인 체크리스트를 활용하는 것이 실무팁입니다. 우선 실사(due diligence)에서 특허의 권리범위, 존속기간, 소유권 귀속, 기등록된 라이선스·담보권·분쟁 이력, 출원·등록 상태 등을 꼼꼼히 확인해야 합니다. 기술적/사업적 타당성 검토 결과를 반영하여 로열티 구조(고정+성과연동 혼합, 마일스톤 지급 등)를 설계하고, 최소수익보장 조항(minimum royalty)이나 초기 독점 검증기간(시장 반응에 따른 권리 범위 재조정)을 도입하면 리스크를 관리하기 쉽습니다. 계약서 문구는 모호성을 줄이기 위해 정의(Definitions) 항을 풍부히 작성하고, 특허 명세서·청구항의 특정 표현을 인용해 실시범위를 한정하거나 예시를 추가하는 방식으로 해석 여지를 줄이세요. 또한 기술 전수가 필요한 경우 교육·매뉴얼 제공 범위와 기술이전 완료 기준(acceptance test)을 명확히 하고, 성능·품질 미충족 시 개선의무와 보완기간을 규정해야 합니다. 분쟁 예방을 위해 정기적인 회계·실태확인 권한(감사권)과 비밀유지 위반 시 제재 규정을 포함시키고, 소송 가능성에 대비한 비용 분담·보험 가입 의무를 합의하면 법적·재무적 리스크를 완화할 수 있습니다. 계약 종료 후 남은 재고 처리, 영업중단에 따른 보상, 기술자료 반환·파기 의무 등 현실적 후속조치도 구체적으로 규정해야 사업 연속성이 유지됩니다. 마지막으로 표준 계약조항(예: 계약 해석 우선순위, 불가항력, 통지 방법)을 표준화해내부 승인·검토 프로세스를 간소화하면 계약 체결 속도와 품질을 동시에 확보할 수 있습니다. 결론적으로 전용실시권 계약은 권리범위·대가·기간·분쟁해결·사후관리까지 세부적으로 설계해야 실효적 보호와 사업적 가치를 모두 확보할 수 있습니다. 실무자는 명확한 정의와 구체적 조항을 통해 불확실성을 제거하고, 정기적 점검과 협상 전략으로 리스크를 관리해야 합니다. 필요시 전문가 검토를 병행해 안전한 권리화와 안정적 수익화를 도모하는 것이 바람직합니다.